江苏圣典（徐州）律师事务所

法律资讯

二○一八年第一期

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最新资讯

典型案例

?“咖啡伴侣”引发百万索赔案

?企业滥用商标权，法院不予支持！

?为了“炫舞”商标，腾讯把这家公司告上了法院！

律师随笔

?著作权是卡通形象衍生品开发的关键

?构建商标“防火墙”护航品牌发展路

※律师随笔※

春节假期国内电影票房再创新高，大年初一单日票房超过13亿元人民币，其中，《捉妖记2》首日票房突破5.5亿元人民币，创造我国电影史单日票房纪录。《捉妖记2》电影大卖，主角小妖“胡巴”的卡通形象更是深受人们喜爱，制片方已经与麦当劳合作，推出印烫有胡巴头像的汉堡“幸胡堡”等新春系列新品，又与康师傅、旺旺等合作，推出定制零食和饮料。

　　在大电影产业链里，不仅要依靠院线收入，而且要充分挖掘电影的非影院市场价值，利用电影所带来的品牌效应和趋同心理，进行电影衍生价值的后续利用，动画电影也不例外。卡通形象衍生品正是基于上述理念发展起来的，与电影相关并从影片中衍生而来的各类产品，包括影视周边产品，如海报、玩具、纪念品、电子游戏等；还包括主题公园、主题餐厅、主题旅店等旅游和服务业产品。目前，国内卡通形象的衍生品开发处于起步阶段，市场空间广阔，而解决著作权问题是关键。

　　对国际上成熟的动画电影制作公司而言，除票房收入外，影片的收入中很重要一部分来源于卡通形象衍生品的授权收入。迪士尼、漫威漫画、梦工厂等拥有大量具有独创性的卡通形象，卡通形象衍生品的授权收入更是不容小视。以迪士尼公司为例，其年亿美元总营收中，58%的收入来源于电视和电影业务，其余42%来源于卡通形象衍生品的授权收入，包括迪士尼乐园、度假村营收、消费衍生品和游戏授权收入等。

　　对于动画电影制作公司而言，其核心资产就是享有著作权的卡通形象。不少从业者也越来越意识到，影片播放的院线收入仅是实现著作权价值的一种途径，卡通形象衍生品或动画片周边产品的授权收入能够为其带来更多的收益。　

　　据报道，年暑期大卖的动画影片《大圣归来》，在票房超过9亿元人民币后，衍生品销售总额也突破3亿元人民币，“京东众筹”还特别推出在线衍生品设计和销售平台，满足用户对“大圣”卡通形象衍生品的个性化需求。在一些有关动画电影的案件中也可以发现，相关著作权权属及侵权纠纷的最大争议点往往也集中于卡通形象，卡通形象衍生品的授权、开发、生产和销售成为解决纠纷的关键。

　　在涉及卡通形象衍生品的著作权纠纷中，争议的焦点主要集中于两个方面，即卡通形象的著作权归属和著作权侵权判断。

　　争议焦点一：原告对所主张权利的卡通形象是否享有著作权？根据年《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》的规定，当事人提供的涉及著作权的底稿、原件、合法出版物、著作权登记证书、认证机构出具的证明、取得权利的合同等，可以作为证据。在作品或者制品上署名的自然人、法人或者其他组织视为著作权、与著作权有关权益的权利人，但有相反证明的除外。因此，原告创作该卡通形象的底稿、发表该美术作品的出版物及音像制品、著作权登记证书、著作权许可及转让合同等均可以作为证据，证明原告对该卡通形象美术作品享有著作权。

　　争议焦点二：被告所实施的行为是否侵犯了原告的著作权？著作权法在认定著作权侵权时，广泛采用“接触+实质性相似”标准。接触，是指被指侵权人有机会或有可能获知权利人作品。针对卡通形象，主要是通过卡通漫画书籍、动画电影和电视节目、卡通形象衍生品及其广告宣传等。在认定是否构成接触时，还要考虑相关衍生品的消费群体以及原告对其进行宣传的范围和力度。

　　实质性相似判断大体分为两步：第一步，针对权利人作品和被指侵权人作品的相似部分，确定相似部分是否具有独创性。第二步，判断权利人作品和被指侵权人作品是否构成实质性相似。针对卡通形象，首先，考察该形象的面部表情、身体姿态、肢体动作、服饰装备等是否具有其他卡通形象所不具备的特征，让公众易于辨识，具有较高的识别性。如果该卡通形象具有独创性，才可以成为著作权法意义上的作品，享有著作权。其次，考察被指侵权的卡通形象是否包含了原告作品的主要特征。有些情况下，被指侵权产品上所载有的卡通形象与原告作品相比，在细节上不完全相同，但如果这些改动之处并不能使被指侵权的卡通形象成为具有自身独创性的作品，则应该认为被指侵权的卡通形象与原告作品构成实质性相似。比如上海美术电影制片厂有限公司与杭州玺匠文化创意股份有限公司著作权纠纷案。

　卡通形象衍生品开发能够取得成功的一个重要因素是强调整体设计理念，即产品的开发融入从影视作品前期策划到电影宣传发行的全过程。以日本动漫为例，在脚本制作、卡通形象设计的前期就开始规划后期衍生品的开发，每个卡通形象的特质对应特定的市场推广群体，以及不同的市场运作模式。动画影片的设计、制作、上映和衍生品的开发和营销整体推进，互相促进。

　　整体设计和运营的模式要求衍生品开发和营销过程必须连贯，对于著作权而言就意味着权利归属必须稳定，避免因为权利人频繁变更所带来的卡通形象的变化及相关市场运营策略的变动。因此，在市场运作中，相关文化创意公司通常采用著作权转让合同向影片制片方取得该卡通形象的著作权，或者采用著作权许可合同取得该卡通形象针对特定区域、特定产品的长期的独家授权。上述两种形式都可以看成是针对特定市场的排他性授权，正因为这种相对稳定的权属关系，让运营方可以在买断相关市场权益后，进行包括卡通形象衍生品二次开发在内的深度市场运营。

卡通形象衍生品开发取得成功的另一个关键因素就是对相关卡通形象著作权的保护力度。如果盗版问题得不到解决，通过合法渠道获得授权的衍生产品开发商、生产商和销售商的利润空间就会被挤压，迫使制片方压低卡通形象转让或授权的费用，最终会导致整个电影衍生品行业的低质量运行。卡通形象衍生品侵权案例已经展示出法院对于具有独创性的卡通形象著作权的保护原则和力度，对于未经许可的生产和销售，从生产商、经销商到零售商都将被追究著作权侵权责任。

企业不论规模大小，不外乎提供商品或服务。为了让消费者在较短时间内知晓特定企业的商品或服务，除了商品或服务本身质量上乘、有特色外，一个朗朗上口、让人一听倾心的商标，则是让消费者在众多商品或服务中迅速记住的不二法则。 　　申请注册商标貌似很简单，但是若商标本身的显著特征不强、注册不当或者是未能布局完备的商标防御体系，则可能为企业未来的发展壮大埋下隐患，更有甚者企业不得不出巨资购买商标或者面临经营困局。 　　对此，企业在申请注册商标时，需要将商标注册与企业经营活动结合起来。商标注册工作于企业而言是一个系统工程，要将商标注册工作与企业的经营活动进行全盘考量，明确企业品牌战略规划，将品牌战略视为企业战略的重要一环。只有站在战略的高度来思考商标注册工作，方能使企业的品牌战略高瞻远瞩，为商标注册工作奠定坚实基础。在此阶段，应当明确要求企业法律顾问参与相关会议，完全了解企业的品牌战略规划，这样才能保证规划落地实施效果。 　　在明确了自身的品牌战略规划后，企业便可着手制定商标注册安排计划，计划要从横向和纵向两个方面来考量。横向指的是商标注册计划拟覆盖的范围，具体可从企业所在行业注册类别（核心类别）、企业拟申请注册使用类别相类似商品或服务（保护类别）、企业可能进入潜在行业的类别（潜在注册）几个层面递进考虑。纵向是指45个商品与服务类别中选择全类别进行商标申请注册还是选择部分类别进行商标申请注册。横向的优点在于重点突出、有的放矢，成本较低；缺点在于可能因前瞻性不足而漏注部分商品或服务类别。纵向的优点在于全面覆盖；缺点在于注册不使用导致被撤销的法律风险，而且与横向相比纵向投入较高尤其后期维护成本较高（尤其是国际注册）。横向和纵向的关系是点和面的关系，二者之间的取舍，取决于企业本身的经济实力、企业战略安排以及决策层对品牌保护的意识。 　　需要注意的是，根据我国商标法规定，申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别。因此，申请注册的商标应该具有显著特征并便于识别，能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开。同时，申请拟注册商标的显著特征要得到足够的重视。在商标申请注册阶段，显著特征较强的商标通过商标主管部门审查的可能性较高。虽然显著特征可以通过长期使用取得，但在较长时间中恶意攀附、搭便车以及在其他类别上进行抢注等不诚信的行为，无疑会给企业增加维权成本，成为企业的隐忧。 　　注册商标是取得权利的过程，而商标“防火墙”的建立则是在已经取得的权利上增加一个“保护层”。完善的商标注册方案本身是构建“防火墙”的一部分，在建立商标“防火墙”时还需要考虑是否已有构成对商标的实质性侵害的行为，在有些案件中，虽然当事人未直接使用权利人的商标，但当事人的行为已经构成对权利人商标权益的实质性侵害，故一旦发现实质性侵害就要积极维权，应当进行及时有力的回击。此外，如果是组合商标，如图文组合商标则需酌情针对具体的文字和图形分别申请注册商标建立“防火墙”，以全面保护企业的利益。 　　除了上述申请注册商标时需要重点考虑的事项，建议企业应注意商标发展的最新动向。如我国曾于年对商标法进行了修改，修改后的商标法规定声音可以申请为商标，对此企业应敏锐地预测到在未来一段时间声音商标将成为注册的热点，并结合企业的实际经营需求及自身发展状况作出调整，制定出与企业实际情况相适应的商标注册方案，为企业品牌发展之路更好地保驾护航。

特殊情况下，在同一种或类似商品上复制、摹仿或者翻译他人已经在我国注册的驰名商标之情况，可依据我国年修改的商标法第十三条第二款即现行商标法第十三条第三款的规定撤销或申请宣告无效该注册商标。

在第号图形商标（下称诉争商标，见图1）无效宣告请求行政纠纷案中，福建省泉州市洛江超盛鞋业有限公司（下称洛江超盛鞋业公司）于年8月15日向国家工商行政管理总局商标局（下称商标局）申请注册诉争商标，年7月14日被核准注册，核定使用在第25类服装、鞋、袜、领带、腰带商品上。 　　据了解，引证商标系第号图形商标（下称引证商标，见图2），年10月9日向商标局提出注册申请，并于年4月28日被核准注册，核定使用在第25类服装、鞋、帽商品上。 　　美国耐克创新有限合伙公司（下称耐克公司）于年5月23日提出无效宣告请求，请求宣告诉争商标无效，同时其向国家工商行政管理总局商标评审委员会（下称商评委）提交了相关商标纠纷裁定、媒体报道、洛江超盛鞋业公司申请注册与耐克公司勾图形商标和李宁体育用品有限公司图形商标近似的商标列表等证据，用以证明耐克公司的勾图形商标具有较高的知名度以及洛江超盛鞋业公司具有恶意。 　　商评委对诉争商标作出裁定，在诉争商标申请注册前，引证商标未取得有驰名商标所应有的广泛影响力和知名度，而耐克公司申请撤销诉争商标的日期已超过5年，关于耐克公司请求撤销诉争商标的主张不予支持。据此，诉争商标予以维持。 　　耐克公司不服商评委作出的裁定，继而向北京知识产权法院提起诉讼，其请求法院撤销商评委对诉争商标作出的裁定，并责令商评委重新作出裁定。

　　北京知识产权法院经审理认为，耐克公司提交的证据能够证明引证商标“勾图形”商标在服装、鞋、帽商品上在诉争商标申请注册日前已达到驰名程度，应被认定为驰名商标，且洛江超盛鞋业公司申请注册诉争商标具有主观恶意，因此，耐克公司请求商评委宣告诉争商标无效不应受到5年的时间限制。洛江超盛鞋业公司的使用行为利用了引证商标的市场声誉，致使驰名商标注册人权益受到损害，故诉争商标应当被宣告无效。 　　综上，北京知识产权法院一审判决撤销商评委对诉争商标作出的裁定。

　　商评委、洛江超盛鞋业公司不服，向北京市高级人民法院提起上诉。北京市高级人民法院经过审理，判决驳回上诉，维持原判。 　　该案的争议焦点在于诉争商标的申请注册是否属于我国年修改的商标法第十三条规定的不予注册并禁止使用的情形。该案诉争商标与引证商标十分相近，诉争商标核定使用的商品与引证商标核定使用的商品构成类似商品，按照通常情况，耐克公司可以通过我国年修改的商标法第二十八条的规定获得保护，但由于耐克公司提出无效宣告请求的时间超过了5年期限，故耐克公司请求法院认定引证商标为驰名商标。 　　我国年修改的商标法第十三条规定，就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。由此可以看出，驰名商标的保护范围扩展到不相同、不类似商品上。这是商标法对驰名商标特殊保护的最典型的体现。该条规定的宗旨在于给予驰名商标较之于一般注册商标更强的保护，但同时我们也发现我国年修改的商标法第十三条并未对相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已注册的驰名商标的情形进行明确规定。通常情况下，在商标授权确权案件中，如果诉争商标与引证商标使用在类似商品上，且商标标识近似，具有一定知名度甚至达到驰名商标程度的已注册商标，均可以通过我国年修改的商标法第三十条得到充分保护。但并非没有例外情况。 　　根据我国现行商标法第四十五条第一款的规定：“已经注册的商标，违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商评委宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。”如果适用我国现行商标法第三十条，但超出了5年的期限，我国现行商标法第十三条第三款仅在不相同或者不相类似商品对已注册商标进行保护，则在相同或者类似商品上复制、摹仿或者翻译已注册驰名商标的行为不予以干涉，则当事人的驰名商标权益不能得到保护。具体到该案，耐克公司提出无效宣告请求的时间已经超过了5年期限，如果耐克公司仅主张我国年修改的商标法第三十条规定，其权益无法得到保护，但耐克公司的引证商标为驰名商标，且洛江超盛鞋业公司申请注册诉争商标具有主观恶意，因此，耐克公司请求商评委宣告诉争商标无效不应受到5年的时间限制。 　　因此，为了最大程度地保护驰名商标权利人的合法权利，法院认定在特殊情况下，我国现行商标法第十三条第三款可以适用在同一种或者类似商品上复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标的情形。

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长按







































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